論文試験結果・・・ハズレでした

論文試験の結果
外れでした。

まあ、特許法・実用新案法で大チョンボと、
後半スカスカの解答
これでは仕方がないわなぁ
と思ってます。

短答試験免除は来年も有効なので、来年頑張ろっと

今年は
・口述試験問題で、定義・趣旨を覚えて
・過去問練習
と進めましたが、
結局、過去問練習が十分ではなかった。

なので今度は
過去問練習、模範解答丸覚え作戦から始めます。

年内に、平成元年以降の論文試験の模範解答をまる覚えを目指します。

団体商標とは

団体商標とは、

団体の構成員に使用させる商標であって、その商品等の出所が当該団体の構成員のものであることを明らかにする商標をいう(7条)。

　本制度を平成8年法改正にて導入された理由は、通常の商標と異なる性質を有する団体商標を通常の商標と区別して登録している諸外国との国際的調和を図る必要があり、パリ条約7条の2の要請にも応える必要があったためである。

　また、地域おこしや特定の業界の活性化のため、団体商標を明文化し、時代の要請に応じることとした。

弁理士論文過去問 商標法 平成１６年 ノート

弁理士論文過去問　商標法　平成１６年　ノート

前提条件の整理

甲

東北地方のある地域の・・・著名　→　県を超えた範囲で著名

舞茸餃子、指定商品「餃子」・・・舞茸が原料以外の餃子では品質誤認・・・これは定番だな

団体商標

乙

甲が商標登録をしようとしているのを知りながら・・・不正の匂い

甲より先に

類似の標章を出願　指定商品は同じく「餃子」
登録を受けた

その後
乙は
丙(甲団体)に「舞茸餃子」の標章使用差し止めと損害賠償
丁(丙の子会社、甲団体)に、メニューに「舞茸餃子」を記載しないよう求めた

時系列

甲の舞茸餃子が周知
乙が出願
乙のが登録 H15.12.4
乙が、丙丁を訴え
判断の基準日 H16.7.4


乙の商標登録から７ヶ月なので異議申立てはない

設問１

これは、淡々と・・・

設問２

４条１項１６号　品質の誤認
３条１項３号・・・うっ、飛ばした
４条１項１１号・・・先願の商標登録があるのを飛ばすとは（汗）

設問３

丙

先使用権がある抗弁
権利行使制限の抗弁
２６条１項２号　品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
損害が発生していない抗弁・・・飛ばした

丁

メニューの記載は商標の使用ではない抗弁
２６条１項２号　品質等を普通に用いる方法である抗弁・・・飛ばした
丙の先使用権の援用・・・丙のの援用だね
権利行使制限の抗弁

弁理士論文過去問 商標法 平成１５年 ノート

弁理士論文過去問　商標法　平成１５年　ノート

前提条件など

これくらい問題文が短いと、問題文中のヒントが拾いにくいので難しいな。

「自己の氏名」を商標として使用していた事案

「氏」とか「名」ではなく「氏名」

なので商標法３条１項４号を引用すると致命的だろうな。

関連条文としては

商標法４条１項８号、２６条１項１号

だな。

そして、この商標をの「使用前に」出願した商標をもつ相手からの侵害訴訟というケース

相手の出願より後に使用を始めたのだから「先使用権を主張できない」ということは触れるべきか。

以上が問題に示されている前提

あとは小問の誘導に従って書く。

小問（1）

１

「特許庁に対して」なので、裁判上で主張することを書くとバカだろう。

考えられるのは、異議申立て、無効審判、取消し審判だろう。

前提条件では、取消し審判の申し立て理由がみあたらないので、異議申立てと無効審判を記載する。

２

手続きの結果による法的効果

異議申立てと無効審判それぞれに、容認、棄却された場合の効果を書く

３

訴訟の帰趨について

訴訟の帰趨というと、その他の抗弁も含めて考えるんじゃないのと思うけれど、抗弁について（２）で別に問われているので、ここでは２までの結果を単純の当てはめるだけ

取消し決定、無効審決・・・登録が遡及消滅・・・侵害がそもそも不成立・・・侵害訴訟は請求が棄却される

維持決定、請求棄却審決・・・商標登録が有効・・・侵害が成立・・・侵害訴訟の請求が容認される

小問（２）

先使用権は主張できない

商標法、２６条１項１号・・・自己の氏名を普通に用いてる旨の抗弁

権利行使制限の抗弁

弁理士論文過去問 商標法 平成１４年より

弁理士論文過去問　商標法　平成１４年より

問題文の着目ワード

「使用しされていなかった」・・・不使用取消審判を述べる

「著名となっていた」・・・


「交渉したが不調・・・同意なく」・・・不正使用取消審判かなにかを述べるはず


「商標掲載公報により公告」、具体的な日付・・・異議申立てが、公告から２ヶ月以内なので、匂いプンプンだ

解答の処理

(1)Baron社の出願は、そのままだと、先願の類似の商標が登録されているから拒絶されるのでこのことを書く
(2)「バロン」は公告されて２ヶ月以内なので異議申立て。それから、無効理由もあり
(3)「パロン」は、ずっと前に登録されている。
不使用取消審判・・・商標が移転、移転から３年経過していない処理
不正使用取消審判
(4)異議申立て、無効なら遡及効あり・・・「バロン」について
「パロン」の方は取消なので、遡及効なし。。取消までは侵害が成立してしまうので処理しなければ
これが、権利濫用の法理・・・弁理士試験で権利の濫用が出てくるのはノーマーク

一般条項である権利の濫用なんて、他の規定が全く適用できないけれど、公正や条理から、どーしてもおかしい時に持ち出すものなので、まさか弁理士試験の公表論点になるとは・・・・

もう、あまり出ないと思うけれど、でも、これから１０年経ってるので、頭の片隅には入れておこう。

意匠の複数回公知の処理

意匠の複数回公知の処理

　意匠は複数回にわたって公知となっているが、新規性喪失の例外の適用(４条２項)は、最先の公知行為について受けられればよい。

並行輸入の適法性「フレッドペリー」事件（最判平15・2・27）

並行輸入の適法性「フレッドペリー」事件（最判平15・2・27）

　商標権者以外の者が 、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録､商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する。
　しかし､そのような商品の輸入であっても、当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、我が国の･商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。

　けだし、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」ものであるところ、上記各要件を満たすいわゆる､真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということができるからである｡

要件をまとめると

1. 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、
2. 当該外国における商標権者とわが国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標がわが国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、
3. わが国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品とわが国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合。

意匠法の先出願による通常実施権

意匠法の先出願による通常実施権

　意匠法の先出願による通常実施権が認められるには、意匠法３条１項の各号に該当しなければならない。

　３条２項に該当するものは、３条１項に該当しないということになるので、「３条２項により拒絶されたもの」は先出願による通常実施権は認められない。

先使用権の要件としての「事業の準備」

先使用権の要件としての「事業の準備」

く最判S6110.3「ウォーキガビーム炉事件」>

　79条にいう「発明の実施である事業の準備」とは、出願に係る発明と同じ内容につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。

意匠の要旨変更となる補正とは、

意匠の要旨変更となる補正とは、

　その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる補正、又は出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとするものと認められる補正をいう。

意匠権の侵害とは

意匠権の侵害とは

権原なき第三者が登録意匠又はこれに類似する意匠を業として実施すること、又は一定の予備的行為をいう。

意匠法２３条、３８条

商標法 平成２１年の問題より

商標法　平成２１年の問題より

東日本の酒造メーカーが、四国地方で周知な未登録商標に類似な商標を登録した事例。

地方が違っても、他人の周知商標と同一・類似な商標登録は無効(商標法４条１項１０号)

この周知な要件は、全国的でなくても一地方で良い。但し、狭くても１つの県にとどまらず、隣接数県の範囲であることが必要とされる。(DCCⅡ事件判決)

「四国地方で周知」はバッチリハマる

他人に周知な商標をわざと使用するのは「不正競争の目的」を認定・・・除斥期間の適用なし

不正使用とくれば、品質の誤認を絡めて不正使用取消審判

「ブーム」とか「便乗」という言葉も要注意

指定商品が「焼酎、梅酒、果実酒」の３つあり、「焼酎、梅酒」を使用しているのだから、使っていない指定商品で「不使用取消審判」

わざわざ芋の絵を示して「米焼酎」だから品質の誤認

意匠法3条の2の制度の趣旨は

意匠法3条の2の制度の趣旨は

①新しい意匠を創作したものとすることはできないため、意匠権を与えることは、新しい意匠の創作を保護しようとする意匠制度の趣旨からみて妥当でないこと、

②完成品の意匠が出願された後、部品の意匠が出願された場合、何れの出願も登録され得るため、権利関係の錯綜を招来していること、

③部分意匠制度が導入されたこと及び組物として登録される対象が拡大されたことにより、先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大すること。

意匠法

部分意匠の類否判定

部分意匠の類否判定

①部分意匠の意匠に係る物品の用途及び機能が、同一又は類似であること。

②意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能が、同一又は類似であること。

③意匠登録を受けようとする部分の形態が、同一又は類似であること。

④意匠登録を受けようとする部分の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が、同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること。

意匠法

部分意匠出願と全体意匠出願における意匠法９条の先後願の適用は?

部分意匠出願と全体意匠出願における意匠法９条の先後願の適用は?

　部分意匠の意匠登録出願と全体意匠の意匠登録出願とでは、意匠登録を受けようとする方法及び対象が異なるため先後願の適用はない。

　従って、９条の適用については類否判定ものものがされないのであって、非類似とされるわけではないことに注意。

意匠、取引性とは

取引性とは、　市場において流通することをいう。(意匠審査基準21.1.1.1(2)④)

意匠法
定義

意匠、定型性とは

定型性とは　固有の形態を有することをいう。(意匠審査基準21.1.1.1)

意匠法　定義

インクタンク事件(最判H19.11.8)

インクタンク事件(最判H19.11.8)

　特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下、両者を併せて「特許権者等」という。)が 我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮し判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。

意匠法、論文過去問を解いている時の気づきメモ

意匠法、論文過去問を解いている時の気づきメモ

アタッシュケースとスーツケースは用途が共通

スーツケースの取手を別のアタッシュケースに付け替えること。

その取手に部分意匠権がある場合は、その意匠権を侵害する。

加工の態様、内容及び程度、取引の実情等を総合的に勘案すれば、同一性を欠く新たな製造を行ったと認められる。
なので、部品取りに使用したスーツケースが真正に入手したものであっても、意匠権の消尽は認められない。
(インクタンク事件判決と同旨)

ソファーベッド(背を倒してベッドとしても使用することができるソファー)

こんな表現があれば、２つの形態をとることができる。→動的意匠と気づけよ

判例・意匠法 学習机事件(利用の定義)

学習机事件(利用の定義)

意匠法第２６条にいう利用とは自己の意匠権を実施する場合、先願である他人の意匠権を全部実施することとなるが、先願である他人の意匠権を実施しても自己の意匠権を全部実施することにはならない関係をいう。

意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいう。

判決・判例

出願変更の趣旨。特許出願から意匠出願に

出願変更の趣旨

　出願の変更とは、出願の形式の変更であり、特許出願から、同一性を有する意匠登録出願に変更することをいう。

　技術的思想の創作に係る特許出願と、意匠の創作に係る意匠登録出願は、その創作が物品に関するものである場合は、同じ創作を異なった視点で眺めているといえる。このような場合は、いずれで出願するかを判断することは困難であり、出願後に変更ができないのは酷であるから、一定の制約の下に出願変更を認められることとされた。

出願変更が認められる要件

１．主体的要件

出願人が同一であること。

２．客体的要件

特許出願の当初の図面等に、意匠が明瞭に認識し得るように具体的に記載されていること。
意匠登録出願の対象となる意匠が、特許出願の当初の図面等に表された意匠と同一であること。

３．時期的要件

最初の拒絶査定の謄本送達の日から３ヶ月以内であること。
特許出願が特許庁に係属していること。

４．手続的要件

願書に特記事項の欄を設けること
仮専用実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ること

特許法 出願時に留意すべき事項

１．特許要件

・権利能力を有すること（25条）
・特許を受ける権利を有すること（29条１項柱書）⇒共同出願に注意（38条）
・法上の発明であること（２条１項）
・産業上利用性を有すること（29条１項柱書）
・新規性及び進歩性を有すること（29条１項各号，29条２項）
・最先の出願であり（39条），29条の２に該当しないこと
・不登録事由に該当しないこと（32条）

２．記載要件

（1）特許請求の範囲の記載

・発明事項を過不足なく記載すべきこと（36条５項）
・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること
（36条６項１号）
・特許を受けようとする発明が明確かつ簡潔であること（36条６項２号，３号）
・発明の単一性を満たすこと（37条）

（2）明細書

・実施可能要件及び委任省令要件を満たすこと（36条４項１号）
・出願時に知っている文献公知発明に関する記載をすること（36条４項２項）

３．その他

・新規性喪失の例外規定の適用の検討（30条）
・外国語書面出願の検討（36条の２）
・国内優先権主張の検討（41条）
・パリ条約等の優先権主張の検討（43条，43条の２）
・出願と同時の審査請求の要否を検討（48条の３）
・出願手数料の納付（195条２項）

特許法における発明とは

特許法における発明とは

発明の定義
　１　自然法則を利用したものであること
　２　技術的思想であること
　３　創作であること
　４　高度のものであること

発明でないものの６類型

発明でないものの６類型

　１　自然法則自体
　２　単なる発見であって創作でないもの
　３　自然法則に反するもの
　４　自然法則を利用していないもの
　５　技術的思想でないもの
　６　課題の解決が明らかに不可能な手段のみが示されているもの

既知の物質の新しい性質の新規性及び進歩性について

既知の物質の新しい性質の新規性及び進歩性について

　物質自体は新規性を喪失しているが、新たな用途を生じさせる効果のある未知の性質の発見は単なる発見とは異なり、当該物質とその新たな効果を一体として見ると、既に公知となっているものとは異なる新たな効果を利用できる点において従前の当該物質とは異なるものといえ、新規性を有すると言える。
　また、当該物質から当該未知の性質が直接的に導かれるものでもなく、当業者によっても容易に創作可能なものではないので進歩性を有すると言える。


論証例
弁理士論文試験用
特許法

特許の仮専用実施権にも仮通常実施権にも、質権を設定することはできない

特許の仮専用実施権にも仮通常実施権にも、質権を設定することはできない

仮専用実施権、仮通常実施権のどちらも、特許を受ける権利から派生した権利で、特許を受ける権利自体が質権の目的とできないのだから当然の規定。

新規性喪失の例外と国内優先権

新規性喪失の例外と国内優先権

新規性喪失の例外規定を受けて出願したものを基礎に、国内優先権を出張する出願(後の出願)にも新規性喪失の例外規定の手続きが必要。

すなわち、後の出願も新規性を喪失してから6ヶ月以内であることが必要である。

この場合の新規性の喪失は、先の出願の前のことなので、優先権を主張してカバーされるものではないから。

国内優先権の効果

国内優先権の効果


　先の出願から１年３月経過時に、先の出願は取り下げとみなされる。
　　なので、先の出願が早期公開請求などで早期公開されていない限り、出願公開されない。
　　この場合には、先の出願のみに拡大された先願の地位はない。

　　ｃｆ．パリ条約の優先権では先の出願が取り下げとみなされるわけではない。（他の国にした出願だから）


　先の出願から１年６月経過時に、後の出願が出願公開される。


　　先の出願と後の出願双方に記載された発明については、先の出願が出願公開されたものとみなされ、この部分については拡大された先願の地位もある。
　新規性などの要件は、先の出願日を基準に判断される。

意匠出願への出願変更と優先権

意匠出願への出願変更と優先権

　意匠登録出願には、パリ条約の優先権はあるが特許出願のように国内優先権はない。

　国内優先権を伴った特許出願を意匠出願に変更した場合、国内優先権の効果は主張できない。

優先権主張付き出願を元にさらに優先権主張出願をする場合

優先権主張付き出願を元にさらに優先権主張出願をする場合Ａを優先権の基礎にして出願Ｂをして、
さらにＢを優先権の基礎にして出願Ｃをする場合

ＡからもＢからもＣの出願日は１年以内でなければならない。

優先権の累積的効果は認められないので出願Ｃは、ＡもＢも両方を優先権の基礎として出願する必要がある。

国際特許出願の優先権の主張の取り下げ

国際特許出願は、先の出願から１年３ヶ月経過後でも、優先日から２年６月以内なら優先権の主張を取り下げられる。

新規性喪失の例外と優先権

新規性喪失の例外規定を受けた出願を基礎として優先権主張出願ができる。

この場合、後の出願は新規性が喪失した日より６月経過していてもよい。

国際特許出願を国内優先権の基礎にできるか

国際特許出願を国内優先権の基礎にできるか

日本国を指定国とする国際出願は、その国際出願日に日本にされた特許出願と見なされるので国内優先権の基礎とできる。

先の出願を取り下げた後のパリ条約の優先権の主張

先の出願を取り下げた後のパリ条約の優先権の主張

パリ条約の優先権の主張は、先の出願日が確定していればよく、その後に取下げられても優先権が主張できる。

国内優先権が主張できる範囲

国内優先権が主張できる範囲

願書に最初の添付した
・明細書
・特許（実用新案登録）請求の範囲
・図面
である。

要約書だけに記載された事項に優先権は発生しない。
補正により後で加えられた事項に優先権は発生しない。

出願変更された実用新案登録出願の拡大された先願の地位

出願変更された実用新案登録出願の拡大された先願の地位

実用新案登録出願が出願変更された場合、実用新案公報に掲載されないため拡大された先願の地位はない。

しかし、国際実用新案登録出願の場合、出願変更により取り下げと見なされる前に国際公開されている場合がある。
国際公開されたものには拡大された先願の地位が認められる。

出願分割と優先権主張出願

出願分割と優先権主張出願

　出願分割された他の出願を優先権の基礎とすることはできない。

　出願分割の元となった出願が、優先権を伴った出願なら優先権の利益を享受できる。

　優先権の基礎とした出願を、優先権主張出願をした後に、取下げとみなされる前に分割することはできる。

出願分割の範囲は

出願分割の範囲は
　原出願の当初の明細書等の範囲内で出願分割が可能である。

外国語書面出願の翻訳文の提出と分割

外国語書面出願においては、外国語書面の翻訳文を提出した後でなければ、その出願を分割することはできない。

でも、外国語書面に書かれてさえいれば、翻訳文に書かれていないことでも分割の対象となる。

出願分割されたものの、拡大された先願の地位

出願分割されたものの、拡大された先願の地位

出願分割した出願は、拡大された先願の地位に遡及効はない。
この場合は出願分割された日を基準にして拡大された先願の地位は判断される。(特許法４４条２項但し書き )

これは、分割時に追加された発明についてまで、原出願日に遡及して拡大された先願の地位を有することが不都合なため。


　ただし、分割前に出願公開されていたものは、原出願で出願公開された最初の明細書に記載について拡大先願の地位がある。

　特３９条の先願の地位は、分割前の出願日に遡及する。

国内処理基準時とは

国内処理基準時とは

国内書面提出期間満了時
　　翻訳文提出特例期間を利用した場合には翻訳文が提出されたとき

または、
国内書面提出期間内に審査請求する時はその時

国際特許出願の国内公表

　外国語特許願は、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間経過後、遅滞なく国内公表される。
　（特許掲載公報の発行済みを除く）

　出願審査の請求があれば、請求の後、遅滞なく国内公表される。

　国内出願の出願公開と同様の性格。出願公開に準じて行われる。
　　なので、外国語特許出願の補償金請求権の発生要件は、国際公開ではなく国内公表である。

国際公開された外国語特許出願の拡大された先願の地位は？

国際公開された外国語特許出願の拡大された先願の地位は？

原則、拡大された先願の地位がある。
例外として、翻訳文が未提出で、取り下げとみなされたものは、拡大された先願の地位はない。

要件をまとめると
１、国際公開されていること
２、翻訳文を提出していること

ということで、翻訳文が提出されたあと、取下げられ国内公表がされなかったとしても、拡大された先願の地位は有する。

拡大された先願の地位

拡大された先願の地位

出願公開または特許掲載公報が発行された出願の当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に書かれていた発明は、後願を拒絶できる。

ちなみに３９条の先願地位は「特許請求の範囲」に記載されているる発明のみ。


同日出願の場合は、どちらにも拡大された先願の地位はなく、お互いに拒絶されません。


当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項
　後で補正により追加されたものは含まない
　後で補正で削除されたものにも拡大先願の地位がある

出願公開

出願公開

特許出願の日から１年６月で出願公開される

　優先権を伴う出願は、優先権の基礎となった出願日(元の出願の出願日)
　分割出願、変更出願では、もとの出願の日
から１年６月



例外　既に特許掲載公報が発行されている場合。
　出願公開前に、取下げ、放棄、却下、拒絶査定が確定している場合には、出願が特許庁に係属していないので、出願公開されない。

補償金請求権

補償金請求権

• 出願公開された発明を第三者が実施している場合に、
• 特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした場合に、
• 警告後、特許権設定登録までの間に当該第三者がした実施に対し、

その発明が特許発明である場合にその実施に対して受けるべき金銭に相当する額の補償金を請求できる。

　警告する書面は、明細書等のコピーである必要はないが、少なくとも出願公開番号、年月日及び特許出願番号と、特許請求の範囲に記載されている発明が当事者に理解できる程度に記載されている必要がある。
　出願公開されただけの発明を実施しても、当事者に過失が推定されるべきものではなく、悪意の立証が必要であるところ、この警告書は相手方を悪意に陥れる意義として存在する。

　ちなみに、相手方の悪意を立証すれば、警告がなくても補償金を請求できる。


　補償金請求権の行使は特許権が設定登録された後のみに行使可能。
　特許権が設定登録されなければ、補償金請求権は効力を失う。
　補償金請求権の消滅時効は、特許権設定登録から３年間である。
　　ただし、損害及び加害者を知った時が特許権設定登録よりあとならば、その時から３年間である。

補償金請求権は、特許権設定登録前の実施に対する補償であり、特許権成立後の特許権の行使とは別個独立のものである。
従って、補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

出願公開の効果

出願公開の効果

• 補償金請求権が発生する
• 拡大された先願の地位が認められる
• 優先審査制度が利用可能となる
• 何人も情報提供が可能となる
• 調査依頼（審査官が関係行政機関に調査依頼できるようになる）

補償金請求権のために警告したあと、特許請求の範囲を減縮する補正をした場合

補償金請求権のために警告したあと、特許請求の範囲を減縮する補正をした場合

補償金請求権を確保するために警告した後に、特許請求の範囲を減縮する補正をした場合であっても、再度警告する必要はなく補償金請求権は行使できる。
（最高裁判例S63.7.19　民集42巻6号489頁）

ｃｆ．特許請求の範囲を拡張または変更する補正をした場合、再度警告する必要がある。

優先権主張出願の審査請求ができるのは、

優先権主張出願の審査請求ができるのは、優先権主張を伴った出願(後の出願)から３年である。

先の出願からではない。

優先審査がされる場合

優先審査がされる場合

　特許庁長官は、

• 出願公開後に
• 特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合
• 必要があるとき

審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。（特許法４８条の６）

出願人でない者が「準備している」ではダメで、「実施している」ときである。

条文からすると、申請とか申し出は不要。
出願公開後でないとあり得ない。

翻訳文提出前の外国語書面出願の審査請求

翻訳文提出前の外国語書面出願の審査請求


外国語書面出願は翻訳文提出前でも審査請求ができる。

ｃｆ．外国語特許出願では、国内書面、翻訳文を提出し、手数料を納付後でなければ審査請求できない。
　　しかも、出願人以外のものは、国内書面提出期間も経過していなければ審査請求できない。

拒絶理由だが無効理由ではないもの

• 特許の単一性違反（特３７）
• 願書等が「経済産業省令で定めるところにより記載されていること」を満たさない（特３６－６－４）
  　単なる手続き上の瑕疵に過ぎないから。
• 先行技術文献情報の開示義務違反
  　審査の迅速化を目的としたもの。無効理由とすれば無用な混乱の可能性もある。
• 外国語書面出願又は外国語特許出願での補正制限違反
  　誤訳訂正書とすべきものを手続補正書で行ったものは、単なる手続き上の瑕疵にすぎない。

以上は拒絶理由だが無効理由ではない。

最後の拒絶理由通知（特許法１７条の２第１項３号）とは

最後の拒絶理由通知（特許法１７条の２第１項３号）とは

最初の拒絶理由通知に応答した補正によって生じた拒絶理由のみを通知するもの。

中用権とは（特許法８０条）

中用権とは（特許法８０条）

無効理由を知らないで、無効審判請求の登録前に準備していた原特許権者、専用実施権者、登録した通常実施権者が取得する法定通常実施権。

後用権とは（特許法１７６条）

後用権とは（特許法１７６条）

再審で回復した特許権の善意使用者が取得する法定通常実施権

特許権が無効である確定審決後、再審開始の登録前に、善意で事業（またはその準備）をしている者は、再審で回復した特許権に通常実施権が生じる。

検査方法に特許がある場合に、その検査を経て製造した物への特許権の効力は?

検査方法の特許は、その検査を経て製造した物には及ばない

物を生産する方法の発明に特許がある場合に、生産された物が特許侵害と推定される要件は?

物を生産する方法の発明に特許がある場合に、生産された物が特許侵害と推定される要件は?

その物が特許出願前に日本国内で公然と知られたものでない場合は、その物がその方法で製造されたと推定をうける。
(特許法１０４条)

訂正審判請求時に、特許権者が承諾を得なければならない者は？

訂正審判請求時に、特許権者が承諾を得なければならない者は？

• 専用実施権者
• 質権者
• 職務発明による通常実施権者
• 許諾による通常実施権者

ちなみ、裁定による通常実施権者などは、そもそも特許権の範囲が狭くなってくれたほうが良いのだから承諾を得るまでもないのだろう。

共同出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか

共同出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか

甲及び乙の共有である発明を甲が単独で特許出願し、共有出願違反として拒絶査定を受けた場合に、拒絶査定不服審判の請求人はどうなるか

拒絶査定不服審判の請求人は、拒絶査定を受けた者であるから、出願人ではない乙は審判請求人にはなれない。

従って、拒絶査定不服審判は甲及び乙の共同で請求できず、甲単独で請求することとなる。

無効審判時に訂正請求をするために承諾が必要な範囲は

無効審判時に訂正請求をするために承諾が必要な範囲は

• 専用実施権者
• 質権者
• 職務発明による通常実施権者
• 許諾による通常実施権者
• 専用実施権者の許諾による通常実施権者

拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合

拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が認められた場合は、あらためて拒絶理由を通知する。

例えば、
「公知文献から新規性無し」から「進歩性無し」と判断された場合は新たな拒絶理由が認められたことになる。

逆に「進歩性無し」から「新規性無し」でも新たな拒絶理由が認められたことになる。
この場合で、進歩性に対する意見において、新規性についても意見を述べる等の対応している場合には、あらためて拒絶理由を通知せず審決してもよい。

訂正審判で独立特許要件が課されるのは

訂正審判では

• 特許請求の範囲の減縮
• 誤記・誤訳の訂正

を目的とする場合に独立特許要件が必要。


ちなみに「明瞭でない記載の釈明」では独立特許要件は不要。


それから、無効審判が請求されている請求項の訂正では、どの目的でも独立特許要件は不要。

無効審判が請求されている請求項の訂正時の独立特許要件

無効審判が請求されている請求項の訂正時の独立特許要件


無効審判が請求されている請求項を訂正する時は独立特許要件は問われない。

ちなみに、無効審判が請求されていない請求項を、特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正をする場合は独立特許要件が必要。

異なる請求項の特許無効審判を請求する場合の共同審判請求の可否

異なる請求項の特許無効審判を請求する場合の共同審判請求の可否

特許は請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなされる（特許法１８５条）ので、請求項が異なれば特許法１３２条1項の「同一の特許」という要件を満たさないので、共同審判請求はできない。

無効審判係属中の訂正の機会をマインドマップで

無効審判係属中の訂正の機会をマインドマップで

キャッチボール現象を解消するために改正されました。
無効審判が係属中は、訂正審判を禁止しして、以下の５つ場合だけに訂正を認めることに。
審決の予告が創設されました。



無効審判時に訂正請求をした明細書等が補正できる期間は

• 請求書の副本到達時の答弁書提出期間内
• 請求書の補正にかかる手続き補正書の副本送達時の答弁書提出期間内
• 訂正拒絶理由に対する意見書提出の指定期間内
• 取り消しの判決があった場合における訂正の請求の指定期間内
• 訂正の請求に関し、取消の判決等があった場合における訂正請求の指定期間内
• 審判長が当事者または参加人が申立ない理由について審理した場合の意見書提出期間内

追納により特許権が回復した場合、回復の登録前の実施については？

追納により特許権が回復した場合、回復の登録前の実施については？

回復前の期間は、特許権がないのだから、この間の他人の実施に「特許権の効力が及ばない」


回復までの期間が短期間であることなどから、回復を予見可能であることから、回復した特許権に法定通常実施権が認められるのではない。

専用実施権の消滅が登録しなくても効力が生じる場合

• 特許権そのものが消滅した場合
• 混同により専用実施権が消滅した場合 

特許権者が質権者の承諾が必要な場合

特許権者が質権者の承諾が必要な場合は、

• 訂正審判の請求
• 特許権の放棄

いずれも、特許権の範囲が狭くなったりすること。

　専用実施権の設定は、特許権自体の範囲が狭くなるものではなく、質権者の承諾は不要。
　専用実施権の設定により、特許権者による特許権の実施ができないが、その分の対価を得るのが通例であるので、特許権の通常の使用収益の範囲内だろう。

医薬の特許について、薬事法による製造承認を受けるための試験は特許権侵害に当たるか

医薬の特許について、薬事法による製造承認を受けるための試験は特許権侵害に当たるか

この試験は特許法６９条１項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権侵害にはならない。
（「メシル酸カモスタット製剤事件」、最高裁判例平成11年4月16日）

平成10(受)153　医薬品販売差止請求事件
平成11年04月16日　最高裁判所第二小法廷

装置を展示する行為と特許侵害の可能性

装置を展示する行為は、特許法101条の「譲渡等の申し出をする行為」に該当する。

• その物の生産にのみ用いる物

または

• 日本国内において広く一般に流通しておらず
• その物の生産に用いる物で
• その発明による課題の解決に不可欠なもので
• その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら

である場合は、特許権侵害とみなされる。

間接侵害

再審により回復した特許に該当する物を、特許権が及ばない期間に輸入し販売する行為の特許権侵害について

物の発明では、
特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
（特許法１７５条）

特許権が及ばない間に輸入し、生産し、若しくは取得した物を、特許権回復後に販売してもこのものには特許権の効力が及ばず、特許権侵害にならない。

後用権

特許法１０２条、損害額推定の趣旨

特許法１０２条、損害額推定の趣旨

「損害の額」を事実上推定する規定であり、すなわち売上額減少による逸出利益の額を推定する規定であり、損害の発生事実まで推定するものではない。

したがって適用を受けるには、特許権者が発明を実施しており、営業上の損害が発生していることが必要である。

共有に係る権利の審決に対する訴えと固有必要的共同訴訟

共有に係る権利の審決に対する訴えと固有必要的共同訴訟

共同出願の拒絶査定不服審判の審決に対する訴えは固有必要的共同訴訟である。
拒絶査定不服審判の審決の違法性の有無の判断は、共有者全員に有する一個の権利の成否を決めるものであり共有者全員につき合一に確定する必要があるから


これに対して、共有に係る特許等の無効審判の無効審決に対する訴えは固有必要的共同訴訟ではない。

• 権利の消滅を防ぐ保存行為に当たる。
• 無効審判は権利消滅後にも提起可能で、共同者の協力が得られない場合も考えられ、固有必要的共同訴訟と介して共有者の一部による訴えの提起を認めなければ、出訴期間の満了と共に無効審決が確定し、権利が遡及消滅することとなり不当な結果となりかねない。
• 共有者の一人が訴えを提起し、その請求が容認されても、審決取消の効力は他の共有者にも及び(行訴３２条１項)、再度特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることとなり、請求棄却の判決が確定した場合には他の共有者の出訴期間の満了により無効審決が確定することとなる。いずれにしても結果の合一確定の要請に反する事態は生じない。

(実用新案、意匠、商標も同じ)

法定通常実施権一覧

法定通常実施権を一覧にまとめてみました。

特許法・実用新案法

• 職務発明に基づく通常実施権
• 先使用権
• 中用権
• 権利存続期間満了後の通常実施権
• 後用権

意匠法

• 職務創作に基づく通常実施権
• 先使用権
• 中用権
• 権利存続期間満了後の通常実施権
• 後用権
• 先出願による通常実施権

商標法

• 先用権
• 中用権
• 権利存続期間満了後の通常使用権
• 後用権

先使用による通常実施権が移転できるとき

• 実施の事業とともにする場合
• 特許権者の承諾を得た場合
• 相続その他一般承継の場合

に限り移転できる。
(裁定による通常実施権を除く時と同じ)


特許法７９条、９４条１項

キーワード　特許法　先使用権

共同発明のメモ

共同発明のメモ

共同発明の定義

共同発明とは、複数の自然人の実質的な協力により完成された発明

実質的な協力とは

実質的な協力とは、技術的思想の創作に実質的に関与したことをいう。発明は、技術的思想の創作だからである。

技術的思想の創作に実質的に関与していなければ、実質的に協力したとはいえず、共同発明を行ったとは言えない。
例えば、単なる管理者、補助者、後援者又は委託者は、共同発明者とはなり得ない。

実質的な協力の有無の判断

発明の成立過程を

• 新しい着想の提供
• 着想の自明ではない具体化

に２つに分け、これらが別人であったとしても、両者の間に、一体的、連続的な協力関係があれば実質的な協力があったといえ、共同発明となり得る。

---

職務発明などで、発明者と上司の間の共有関係などで問題となる。

専用実施権の侵害とは

専用実施権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者が業として、設定行為で定めた範囲内における特許発明の実施をすること(77条2項,68条但書,2条2項・3項)、又は一定の予備的行為をいう(特許法101条)。

専用実施権者は、自己の専用実施権を侵害する又は侵害のおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求できる(特許法100条1項)。

特許管理人の選任の届け出

特許管理人の選任の届け出

在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、特許管理人によらないで手続きできる。(特許法１８４条の１１第１項)

国内処理基準時の属する日後政令で定める期間内に特許管理人を選任して届け出なければ、その国際特許出願は取り下げとみなされる。

---

その他、特許管理人によらないで手続きできる場合
　特許法８条１項の「政令で定める場合」 　
　これは、特許管理人を定める在外者が日本国内に滞在している場合である。

---

特許管理人が第三者に対抗するのに登録は必要ない。(特許法第８条)